亞律國際專利商標聯合事務所

亞律智權雙月刊 Dec 23, 2021

設計專利保護與維修免責事由之初探

文 / 趙嘉文 專利師

案件緣起

德國汽車原廠以我國車燈副廠涉嫌仿冒車燈而侵犯其設計專利為由,於2017年跨海向我國智慧財產法院提出民事告訴,案經法院審理後,一審判決我國車燈副廠敗訴,除不得直接或間接、自行或委託他人製造、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口以及須將侵權產品、半成品及專門用以製造該產品之模具或其他器具全部銷毀之外,在損害賠償部分判賠德國汽車原廠新台幣3000萬,全案目前仍在二審上訴中。由於此判決結果將對我國之國家政策、汽車零件製造業、消費者等造成重大之影響,判決中也節錄諸多學者或專家證人指出本案相關法律問題之重要性1,而報章雜誌、台灣商標協會2、中華民國專利師公會3、經濟部智慧局與工業局4等,也陸續就維修免責議題相繼發表文章或舉辦研討會,甚至數位立委聯名提出修法法案5,以期直接透過修法方式通過維修免責法案,顯見此議題影響之大非比尋常,因此,如何解決設計專利保護與維修免責事由之衝突,應是近年來我國設計專利制度遇到最矚目之議題。

維修免責之意義

目前市面上銷售的複合式產品,例如:汽車、機車、自行車、手機、家電、事務機器等產品,由於使用的耗損、碰撞或是零組件損耗,必需更換或維修產品的零組件,才得以使複合式產品恢復原有的產品外觀並繼續使用,這些具有可替換性的外觀零組件,可能因為原廠已就其產品外觀取得設計專利,使消費者必須支付較高的費用購買原廠之零組件因而造成市場壟斷。為了讓複合產品的所有人可選擇較經濟方式維修產品,有部分國家立法規定,若為維修、重建其整體外觀等目的,「未經授權製造」的維修零組件得以例外「豁免設計專利權的侵害責任」,又稱「維修免責條款(repair clause)」。

惟依我國目前設計專利制度,對於保護之種類並無排除維修零組件,因此當設計產品在取得設計專利保護後,自依專利法第136條規定:「設計專利權人,專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權」。是以,倘若他人未經專利權人同意或授權製造專利產品,也沒有專利法第142條準用第59條效力未及之適用規定,則會侵害已取得之設計專利權,當然也無法主張維修免責事由,來豁免設計專利權的侵害責任。

設計專利保護與公平交易間之關係與權衡

一、支持維修免責條款的立場6

  1. 避免原廠車商主張設計專利權之絶對訂價優勢,排除原廠車商壟斷市場。
  2. 保護國內副廠零件商維修零件出口權益,促進國內產業發展。
  3. 增加維修市場自由公平競爭。
  4. 符合國際趨勢。
  5. 保護國內消費者權益。
  6. 減少維修零件之不法市場。
     

二、反對維修免責條款的立場7

  1. 限制設計專利的權利行使。
  2. 減少原廠車商對於設計專利的保護規劃。
  3. 降低原廠車商投入研發及創新的意願。
  4. 雖有多國已相繼立法保護,但美國及日本二國尚未通過維修免責條款,因此仰賴出口的副廠零件商,仍存在有在國外被訴訟之風險。
  5. 當開放維修免責時,來自於其他各國的副廠零件商可能提供更便宜的汽車零件,相對於我國副廠零件商將會形成另一種價格競爭。
  6. 維修免責條款僅能適用設計專利,無法免除發明及新型所產生問題。
  7. 倘因單一訴訟事件就貿然修法,違背政府鼓勵研發創新、產業升級政策及影響外商投資意願。
     

各國之立法狀況

一、我國目前立法進程 

109年4月22日院總第474號委員提案第24457號,立法委員邱議瑩等27人,因應本國副廠零件商目前所遭遇的專利侵權訴訟爭議,提出增訂專利法第136條第3項的「維修免責條款」(草案稱為「維修權益條款」),已交由立法院經濟委員會進行審查,並於110年8月31日舉辦公聽會。

【條文內容】
「專利設計權效力,不及於維修汽車或其他動機行駛之車輛,使其恢復原有外觀之零件。」其所持理由係「設計專利權之效力不及於維修汽車或其他動機行駛之車輛,使其恢復外觀。免除於設計專利權之侵害責任以外,以開放汽車售後維修零件市場之競爭,從而達到保護國內消費者權益之效果。」

二、外國立法概況8  

類型國家
給予零組件設計專利保護,未設有【維修免責條款】法國、愛沙尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、捷克、葡萄牙、立陶宛、中國、韓國、日本、台灣、泰國、印尼、菲律賓、美國、巴西、墨西哥等17國(歐洲7國、亞洲7國、美洲3國)。
給予零組件設計專利保護,設有【維修免責條款】新加坡、英國、愛爾蘭、奧地利、義大利、西班牙、匈牙利、比利時、荷蘭、盧森堡、波蘭、拉脫維亞、德國、澳洲等14國(亞洲1國、歐洲12國、大洋洲1國)。
給予零組件設計專利保護,但保護年限較短丹麥、瑞典、芬蘭等3國,給予零組件設計的設計專利權期限為最長15年,土耳其則給於零組件設計的設計專利權期限縮短至3年,較一般設計專利權期限的最長25年短。
類型國家
採補償金支付在希臘,設計專利產品投入市場5年後,第三人以支付正當合理對價(補償金)為前提即可實施設計專利權,金額由當事人合意決定,無法達成合意時,由法院裁定。
第三人負有明示產品來源的義務,以利消費者識別產品來源。
必然匹配條款馬來西亞、新加坡、香港對於外形輪廓上必然匹配(Must Match)的零組件設計不給予設計專利。
即,如果外觀設計依賴於另一件物品的外觀,而該另一件物品的外觀為設計者認為構成其不可分割的一部分,則該外觀設計不可註冊。
給予零組件設計專利保護,採【二段式維修免責條款】
立法中,尚未通過
原廠車在全球正式開始銷售日起,第三人就可以為了維修該汽車外觀之目的,先從事「製造」和「販賣之要約」等行為,而不會構成侵權,但必須等到原廠車在全球銷售首日起算30個月後(此為第二階段),第三人方可以開始進行真正的「販賣」與「使用」該專利零組件。

問題與反思

1. 維修免責條款適用範圍為何?

  • 是否僅限於維修汽車或其他動機行駛之車輛,使其恢復原有外觀之零件,有無涵蓋所有的複合式產品?
    例如:機車、手機、家具、家電等。
  • 維修汽車或其他動機行駛之車輛,使其恢復原有外觀之零件,其具 體零件範圍究竟為何?
    例如:保險桿、車門、葉子板、車燈、後視鏡、輪圈、擋風玻璃等。


2. 維修免責條款適用要件為何?

  • 有無依附性的要求?
    例如:輪圈、音響或方向盤等。
  • 是否須排除因個人喜好、方便或美感考量實施零件設計專利權的行為?
    例如:汽車維修目的、汽車改裝目的等。


3. 維修免責條款適用如何主張?

  • 主張「維修免責條款」者,零件製造商與配銷商是否必須遵守告知或注意義務,其提供之產品並非原廠或原設計專利權人授權或同意製造之產品。


4. 其他可能的折衷調和制度?

  • 提高設計專利創作及相關要件的審查密度。
  • 給予設計專利的強制授權。
  • 給予零組件設計專利較短之保護年限。
  • 採二段式維修免責條款。


綜上,不管設計專利維修免責之法案後續發展如何,都是一項艱辛的工程,因為牽涉國家政策考量、原廠車商與副廠零件商之利益分配以及保障消費者立場,因此希望在修法的過程中都能了解彼此立場、透過公開討論來找出最適合當下的修法方向,縱使法案最後通過的版本不盡如人意,也需考量上述實施之後預見執行的困難度;惟依個人淺見,單純維修免責事由並非唯一選項,或可採漸進式之折衷調和方案制度,如此仍可解決當前問題,維持法律之安定性之外,亦可避免過度激化對立,達到國家政策、原廠車商以及副廠零件商三贏,同時又兼顧保障消費者,而形成符合多方利益之最大公約數。 

備註
  1. 謝銘洋說:「本案判決也將成為我國智慧財產與競爭領域的leading case,並為國際矚目」;吳秀明指出:「本案乃立於第一塊骨牌之歷史地位,無論其最後之結果如何,對於其他廠牌、其他型號零件之副廠生產者而言,均會產生連鎖效應,而對整體產業發生巨大之影響。這是一個決定整體產業存亡之判決;李素華也在準備陳述鑑定意見的簡報中提到:「本判決之結果至為重要,對台灣設計相關產業、創新研發及智慧財產制度都有重要影響」。智慧財產法院106年度民專訴字第34號判決,頁100-101。
  2. 汽車零組件侵權事件所衍生公共政策之思考,台灣商標協會,2020年9月26日。
  3. 設計專利保護及免責事由之探討,中華民國專利師公會,2021年1月22日。
  4. 維修免責條款國際立法例之意見交流會,經濟部智慧局與工業局共同舉辦,2021年3月15日。
  5. 109年4月22日院總第474號委員提案第24457號,立法委員邱議瑩等27人,因應本國副廠零件商目前所遭遇的專利侵權訴訟爭議,提出增訂專利法第136條第3項的「維修免責條款」(草案稱為「維修權益條款」)。
  6. 支持此立場者大多為副廠零件商、汽車保險業者及消費者保護團體。
  7. 支持此立場者大多為原廠車商,而我國經濟部智慧財產局亦持反對立場。
  8. 整理自徐銘夆,歐盟維修免責條款再進化-以歐盟法院最新判決與政策動向為中心,智慧財產權月刊第239期,2018年11月,頁51;智慧財產局就立委提案導入「維修免責條款」之回應說明簡報,2021年8月31日,頁2。
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