亞律國際專利商標聯合事務所

於專利是否有效的判斷中，主要係依據請求項是否具有產業利用性、新穎性及進步性進行審查判斷，亦即為一般所稱之專利三性。而其中最常被爭執的要件即為「進步性」，依據專利法第22條第2項之規定：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」

因此，在判斷專利是否具有進步性時，主要爭執點即為：
1.法律上擬制之「所屬技術領域中具有通常知識者」的技術水準為何？以及
2.判斷是否得以「輕易完成」的標準為何？

而我國專利審查基準第二篇第三章第3.4節「進步性之判斷步驟」中，在確認發明與主要引證所揭露之內容的差異後，接著參酌相關引證及申請時之通常知識，進一步判斷是否能依據下圖判斷順序建立不具進步性之論理，其中，若依據3.4.1判斷有「否定進步性之因素」的適用，進一步便是要考量是否有3.4.2「肯定進步性之因素」的適用。其中，肯定進步性之因素中包括有反向教示、有利功效及輔助性判斷因素。最後，綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」後，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性，若能建立不具進步性之論理，得判斷該發明不具進步性。¹

由上述說明可知，若同時有否定進步性之因素以及肯定進步性之因素的狀況下，將進行「綜合考量」，藉此判斷申請專利之發明是否為「輕易完成」，而確定其進步性之有無。然而，在肯定進步性之實務判斷中，一般會認為輔助性判斷因素相較於其他兩者（反向教示、有利功效）較難以作為肯定進步性的關鍵因素，而經常性的不被採用或忽略。而在「最高行政法院110年度上字第597號判決」（下稱597號判決）中，卻做出了相較以往不同的觀點，值得我們進一步討論。

系爭專利證書號為127031，其係於2000年11月15日專利核准，並於2015年10月16日專利期屆滿。專利權人因認有專利侵權，而提出了民事侵權訴訟，請求損害賠償。被控侵權方則相應對系爭專利提出了舉發，並獲智慧局認定系爭專利不具進步性之「舉發成立」之審定。專利權人（即以下所稱之原告）不服，依法訴願後提出行政訴訟（108行專訴第41號）。系爭專利係有關於一種語音IC領域，原告除了在一審訴訟中主張系爭專利與各引證案的差異而應具有進步性之外，亦主張：「20多年前英、美、中、日各國均核准系爭專利；我國語音IC業經審酌系爭專利內容而參與授權者，包括義隆電子、凌陽科技、盛群半導體、松瀚科技、瑞昱半導體、佑華微電子、凌通科技等上市公司，以系爭專利技術外銷數以十億計之IC，堪認系爭專利解決長期存在問題，並獲得商業上成功；20多年來，系爭專利技術為臺灣語音微處理器IC全體業界（除參加人外）成功實踐應用，全體業界眾多上市科技公司20多年前之業界專家，均是經過小心審酌系爭專利內容才審慎地決定參與授權…」²，原告認為系爭專利適用發明具有無法預期的功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見以及發明獲得商業上成功之肯定進步性的輔助判斷因素，而應具有進步性。

然而，一審法院於判決書中則針對上述無法預期之功效逐點回應，其中認為：「欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷，除應證明其實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事外，尚應就實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任。查系爭專利請求項共有43項，申請專利範圍及發明範疇包含控制裝置及程式化方法等，原告並未證明業界取得其授權係直接基於系爭專利請求項21、27、28、36、37程式化方法之技術特徵，難認具有「獲得商業上成功」，是原告所稱亦不可採。」³ 換句話說，一審法院認為系爭專利具有多組獨立項，原告若要主張商業上成功，應要舉證業界取得授權之原因係直接基於本案所爭執的系爭專利請求項21及依附於請求項21之相關範圍，而非是其他組請求項。否則難以認定具有「獲得商業上成功」的肯定進步性之輔助因素。

而筆者認為，一審法院以此理由判斷系爭專利無法認定具有獲得商業上的成功的輔助判斷因素，似有非妥。原因在於，同一篇專利雖然可具有多組獨立項，仍是必須建立在該些獨立項具有「單一性」的原則方能核准，否則，該專利便會因為不具有「單一性」而無法核准。亦即，該些獨立項應具有有別於先前技術的共同技術特徵，系爭專利請求項21顯然必須與其他組獨立項具有共同的且有別於先前技術的技術特徵方能核准在同一件專利案中。一審法院未論述系爭專利各獨立項之間的技術差異關係，直接認定原告未有舉證授權與系爭專利請求項21的關連，而無「發明獲得商業上成功」的適用。除此之外，單一性並非是可舉發的事由，且單一性顯非本案的爭點，一審法院以此理由直接認定原告舉證不足，在筆者個人看來，似乎有些說服力不足。

爾後，原告敗訴並上訴至最高行政法院後，最高行政法院在597號判決中指出：「上訴人於原審一再陳稱：20多年前英、美、中、日各國均核准系爭專利；我國語音IC業經審酌系爭專利內容而參與授權者，包括義隆電子、凌陽科技、盛群半導體、松瀚科技、瑞昱半導體、佑華微電子、凌通科技等上市公司，以系爭專利技術外銷數以十億計之IC，堪認系爭專利解決長期存在問題，並獲得商業上成功……。依上開說明及一般論理經驗，似非全然無據，且影響系爭專利之進步性判斷。而上訴人所爭執符合輔助性判斷因素包括︰發明具有無法預期的功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見、發明獲得商業上的成功等，需先瞭解20多年前技術認知始能正確判斷，原審未詳加調查，率以系爭專利不具輔助性判斷因素，而為不利上訴人之認定，除有違論理及經驗法則外，亦有未依職權調查證據之違背法令。」

在過往的判決中，對於專利權人主張「發明獲得商業上的成功」之進步性輔助判斷因素者，法院往往以「就商業上成功所提產品並未舉證與系爭專利具關連性」、「惟『商業上的成功』僅為進步性的輔助判斷因素，並非唯一因素」輕描淡寫的形式帶過⁴。但法院會做出此判斷，事實上卻也是無可厚非，畢竟專利權人需承擔主要的舉證責任，而要證明專利技術對於商業成功的貢獻相當困難。儘管，在最高行政法院的597號判決中，似乎為專利權人帶來了一絲曙光。不過，依照筆者淺見，最高行政法院並未直接確認「發明獲得商業上成功」的證據是否可作為進步性判斷的因素，而只是指出一審法院未依職權調查此事。

果不其然的，在發回更審的111年度行專更一字第7號判決（下稱更一審判決）中，智財法院對於「發明獲得商業上成功」作為進步性的輔助判斷因素部分認為：「

1. 若申請專利之發明於商業上獲得成功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素。原告雖主張許多公司參與授權並應用系爭專利技術予其產品之中，然原告先前既任職於玩具廠美泰兒公司(Mattel Inc.)，對採購IC產品具有影響力，…..無法直接推論簽訂授權契約係因被授權人肯認系爭專利技術上的貢獻所導致。另外，上述IC公司皆為語音IC業界具有相當規模之公司，所設計、生產之予因IC型號眾多，原告並無法證明應用系爭專利技術之產品在上述IC公司佔有一定比重..…原告並無法證明應用系爭專利技術之產品在整體語音IC市場的比例，縱有某些產品取得原告關於系爭專利技術之授權並於市場販售，但並無法等同系爭專利已取得商業上的成功。
2. 又專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，至於商業上的成功僅為進步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否或原告所提供之進步性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要。」⁵

很遺憾的是，智慧財產法院在更審時對進步性的輔助性判斷因素採取了較為負面的立場。法院推測專利授權可能是由於專利權人在其先前職務中對各大IC公司的採購產生了影響力，因此否定了原告舉證專利授權作為商業上成功的舉證。除此之外，亦如以往在其他判決所指出的：「若引證技術已能證明系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷的需要。」

結論

在專利爭議中，進步性是一個重要的判斷標準，專利審查基準中雖然明確的訂出了肯定進步性的輔助判斷因素，然而，在一些引證案與系爭專利的比較處在模稜兩可的灰色地帶時，法院往往仍對於專利權人主張輔助判斷因素持較為保守的態度，特別是「發明獲得商業上的成功」這一項。最高行政法院在597號判決中對此亦提出了一些不同以往的見解，期盼未來在進步性之輔助判斷因素的相關見解能有更多廣泛的討論，避免該項肯定進步性的判斷因素僅淪為專利審查基準的空包彈。

備註：

1. 專利審查基準第二篇第三章第3.4節（2023年版）
2. 最高行政法院110年度上字第597號判決
3. 智慧財產及商業法院108年度行專訴第41號判決
4. 智慧財產及商業法院 112 年度行專更一字第 1 號判決、智慧財產及商業法院 110 年度民專訴字第 25 號民事判決
5. 智慧財產及商業法院111年度行專更一字第7號判決