亞律國際專利商標聯合事務所

亞律智權雙月刊 Oct 08, 2021

從專利侵權角度論物品專利與方法專利之申請策略

文 / 吳俊億 專利師

發明專利申請原則上可區分為「物品專利」及「方法專利」兩種範疇,依照專利審查基準第二篇2.2節所述:「物的請求項包括物質、組成物、物品、設備、裝置或系統等。方法請求項包括製造方法或處理方法(如殺蟲方法、消毒方法或檢測方法等)。」申請人必須要明確定義其申請專利範圍屬於哪一種範疇,才能符合專利法中關於明確性的規定,然而,一項已商品化的技術,專利保護通常可以是物品,也可以是方法,舉例來說,「具抗菌膜層的口罩」以及「具抗菌膜層口罩的生產方法」都是針對口罩具有抗菌膜層這個技術特徵來進行專利申請,然而其申請的效果卻在本質上有著截然不同的差異。筆者試著以上述虛擬案例來說明物品專利跟方法專利的各別差異,以及該如何進行專利佈局:

假設「具抗菌膜層的口罩」的專利範圍為:『一種具抗菌膜層的口罩,包含有:
一罩覆於使用者口鼻的過濾本體,該過濾本體包含有一防潑水外層、一空氣過濾層以及一親膚接觸層,其中一抗菌材料形成於該親膚接觸層遠離該空氣過濾層一側的表面,而形成一抗菌膜層;以及
至少一連接於過濾本體兩側的綁帶。』

假設「具抗菌膜層口罩的生產方法」的專利範圍為:『一布料提供機構分別提供一防潑水布、一空氣過濾布以及一親膚接觸布,並層疊形成一層疊布體;
利用一邊緣熔接機構以120度高溫對該層疊布體之邊緣進行熔接固定;
利用一噴塗機構將一抗菌材料噴塗於該過濾本體具有親膚接觸布的一側;以及
利用一綁帶機構對該過濾本體進行綁帶連接。』

上述物品專利範圍直接的保護了口罩上具有「抗菌膜層」此一技術特徵,優點在於保護範圍明確,在侵權產品的比對上、計算損害賠償金額的計算上都較為容易、清楚且直接,但其缺點為專利範圍可能太大,容易因為專利性不足而遭到專利駁回;而方法專利範圍為了符合清楚揭露的原則,上述案例中需要加入熔接溫度以及抗菌材料如何形成的限制,顯然的,相較於物品專利申請,方法專利申請因為其技術特徵較多,要通過專利審查會比較容易,然而在侵權比對上,並無法僅透過購買侵權產品即完成是否侵權的比對,更進一步的是需要確認產品是否是用這樣的製造方法所生產,並且逐一比對其方法特徵是否完全相符,方能有效的主張專利侵權,因此實務上一般都會認為能夠申請物品專利就不要申請方法專利。然而,在某些技術特徵沒有物質特點的表現上,物品專利並無法完整對該些技術特徵進行保護。

進一步舉例來說,假使專利申請過程中,專利審查委員找到了在口罩上具有抗菌膜層的前案,因而上述物品專利便因為沒有其他技術特徵而無法獲准專利;而方法專利則因為有熔接溫度以及抗菌膜層是用噴塗方法製成的非顯而易見技術特徵(假設)而可順利獲准專利,甚至,方法專利若能主張其口罩製備順序有其技術特徵,亦有可能因為其製備順序獲准專利。在這樣的情況下,方法專利仍有其申請的價值。

除此之外,筆者所舉例的方法專利中,特別加上了布料提供機構、邊緣熔接機構等設備特徵,是為了要更進一步的從專利侵權角度來討論另一個方法專利的問題:自動化生產設備是否會侵犯方法專利?換句話說,上述案例中,究竟是「口罩設備的製造者」或者是「利用該設備進行口罩量產的業者」侵犯上述方法專利呢?

依據專利法第58條第1項:「發明專利權人,除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」以及第3項:「方法發明之實施,指下列各款行為:一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。」因此,直接使用「具抗菌膜層口罩的生產方法」的是口罩製造業者,會有侵犯方法專利的風險;而設備製造業者並無直接從事口罩的生產,則無法藉由上述專利法之侵權規定而認定有直接侵權的責任。並且,因為台灣目前尚未對間接侵權有直接的立法規範,法律實務上雖有探討,但確實較難對設備製造業者有專利侵權的認定。

而筆者認為,以專利申請布局的角度來看,吾人應在專利申請時就要將未來專利侵權主張難度的因素考慮進去,而多做不同範疇標的之申請,不應只侷限申請一種發明範疇,以「具抗菌膜層的口罩」來說,應就抗菌膜層之材料、口罩本身、口罩製造方法及自動化生產設備等各別進行專利申請的評估,方能達到「養兵千日,用在一時」的布局目的。

參考資料

1. 臺灣專利法
2. 臺灣專利審查基準
3. 專利侵權判斷要點(2016)

 

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