亞律國際專利商標聯合事務所

由於全體繼承人長年無法達成協議共同行使股東權，不僅導致興記公司無法正常營運，而使法院選任臨時管理人協助行使職權；另一方面，全體繼承人對於系爭商標的歸屬更是爭執不下，最終由臨時管理人所主導的興記公司，以取得全體繼承人同意使用或授權使用系爭商標困難，難以正常營運公司業務為由，向智慧財產局提出申請廢止系爭商標，並同時以公司名義申請註冊第109070428號「興及圖XING JI FOOD」商標²。

何謂商標廢止？

我國商標註冊制度是以先申請先註冊為原則，故申請註冊商標不以有先使用事實為必要，惟為使商標之識別來源功能最大化，還需透過實際使用，方能彰顯商標的價值；而商標一經註冊，即成為商標權人私有的權利，若商標權人只是取得註冊，占用商標權利卻不使用，不僅減少他人申請註冊的機會，亦有違商標法保護商標權的立法目的，使商標失去應有的價值及功能。是以，商標法第63條即課予商標權人於取得商標註冊後，應持續、合法使用註冊商標之義務，如有三年以上未使用、僅使用其中一部分或變換加附記使用等情形，都將構成廢止註冊商標之事由。

就本案來看，興記公司的臨時管理人就是依據商標法第63條第1項第2款之規定，以系爭商標已有三年未使用之事由提起商標廢止，那就必須要探討，系爭商標在提起廢止日前三年內，是否有使用之事實？

何謂商標使用？

註冊商標原則上是由商標權人自己使用，亦可由商標權人同意之人使用，也就是說，註冊商標經授權他人使用，被授權人的使用可視為是商標權人使用。而商標權人於取得商標權後，應基於行銷之目的，將註冊商標實際使用在原註冊指定的商品/服務，才算是有使用註冊商標，以下為商標使用於商品/服務態樣之簡要說明：

1. 商標使用於商品：指商標權人將商標標示在商品上，或標示在商品包裝、容器，或將商標用於與商品有關之商業文書或廣告，或在網路、電視、廣播、新聞紙類、電子看板等媒體上顯示商標，用以推銷或販售商品。
2. 商標使用於服務：指商標權人為他人提供勞務，而將商標用在所提供服務營業上的相關物品，或將商標用於與服務有關之商業文書或廣告，或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介等方式，以行銷其所提供的服務。要特別注意的是，若商標權人所提供的勞務並不是服務他人，而是為自己所營的事物為之，則不認為標示在服務上的商標屬於指定服務的使用（譬如：指定在代理進出口服務，卻是代理進出口自己所要販售的商品，而非代理他人從事進出口的業務，該商標即非屬代理進出口服務的使用），以及將表彰服務的商標使用在商品或其包裝容器上，使人認為是促銷該商品的話，也不會被認為是提供服務商標之使用（譬如：指定在餐廳服務，卻將商標標示在有對外販售的加熱即食餐點的包裝上，會被消費者認為是在販售該加熱即餐餐點商品，而非行銷餐廳，因此該商標即非屬使用在指定之餐廳服務上）。

另按最高行政法院106年度判字第163號判決：「另商品或服務係同類或同群組之總括概念，或類似商品或服務本質的總括概念者上位概念，而相對於上位概念之下位概念則為具體商品或服務，若使用具體下位概念商品或服務者，應認定使用於概括之上位概念商品或服務，但反之不得認係使用。如以上開該注意事項所舉例而言，化妝品為上位商品，粉餅則為下位具體商品，使用粉餅，得認定為使用於註冊之化妝品。又銀行服務為上位服務，而使用於具體之信用卡發行服務，則得認定為使用」是以，對於註冊商標指定商品或服務與實際使用的商品或服務，若具有上下位、包含、重疊或相當之關係者，亦得認為其商標實際使用的商品或服務與註冊商標指定使用的商品或服務符合。

回歸本案，郭禮忠以自身名義申請註冊系爭商標最終目的仍是為了將系爭商標使用於東門興記水餃商品上，因此授權興記公司使用系爭商標，由公司持續經營該水餃品牌。在其身故後，即便興記公司並未積極與系爭商標之繼承人取得授權關係，但由於無任何繼承人對於興記公司繼續使用系爭商標之行為表示反對，已足以推認全體繼承人對於興記公司繼續使用系爭商標有默示之同意。此外，郭禮忠生前亦有授權其配偶使用系爭商標，並同意由其配偶以自己之名義與代理商洽談代理出口東門興記水餃商品至香港販售等相關事宜。又商標的使用是事實認定，觀系爭商標使用事證，可證不論是興記公司，或是郭禮忠之配偶，均於郭禮忠身故後仍有持續將系爭商標使用於「水餃、冷凍水餃」商品包裝並加以陳列販賣，故系爭商標確實有使用在所指定「水餃、冷凍水餃」商品之事實，而「水餃、冷凍水餃」商品與系爭商標指定使用之「餛飩、冷凍餛飩、蒸餃」商品屬同性質之商品，亦認有使用事實。惟其餘指定之「麵條、意麵、拉麵、油麵、雞蛋麵、烏龍麵、蔬菜麵、蕎麥麵、麵乾、麵、玉米麵、細麵條、義大利式麵條、餃子皮、麵糰」商品則因未有使用證據而遭廢止成立。

商標所有權人過世後，其生前所為之商標授權效力是否消滅？

雖然興記公司臨時管理人主張，郭禮忠生前就系爭商標之授權僅為口頭約定，並無黑紙白字之契約簽訂，應類推適用民法第550條³委任關係，即當事人一方死亡，該授權契約當然消滅。然而商標授權是商標權人將其註冊商標指定使用於商品或服務之全部或一部之專用權利授權予他人使用，為財產權之處分，與以提供勞務為主的委任契約性質固不相同，且商標權是私權，可以作為繼承的標的⁴，故商標授權關係自然不會因為商標權人之死亡而消滅，而是由其全體繼承人繼承商標授權契約之權利義務。如上所述，郭禮忠之全體繼承人對於興記公司繼續使用系爭商標一事，並未有反對之表示，因此系爭商標之授權在郭禮忠身故後仍具有法律效力。惟若商標權人死亡而無繼承人者，則授權關係自商標權人死亡後即當然消滅。

由商標被授權人提起商標廢止是否違反誠信原則？

按民法第148條之規定：「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」而所謂誠實信用之原則，是在具體之權利義務關係，依正義公平方法，確定並實現權利內容，避免一方犧牲他方利益以圖利自己，應以各方當事人利益為衡量依據，並考慮權利義務之社會作用，於具體事實為妥善運用。倘經認定違反誠信原則時，其法律效果以不發生該違反者所期待者為原則⁵。復如上述，註冊商標授權他人使用時，被授權人之使用亦可視為商標權人之使用，如商標權人信賴被授權人將依商標法之規定合法且持續使用該註冊商標，並未自行使用或另外授權他人使用，則被授權人嗣後以註冊商標無正當事由繼續停止使用已滿三年為由，提出註冊商標廢止之申請，實屬權利濫用，而有違反誠實信用原則。

如上述，郭禮忠於設立興記公司後，即將系爭商標作為經營興記公司之事業使用，足見其授權興記公司使用系爭商標時，即信賴興記公司將依商標法之規定合法且繼續使用系爭商標，不料興記公司卻在郭禮忠辭世後以繼續停止使用已滿三年為由申請廢止系爭商標，且更在提起廢止的同時，以自己之名義向經濟部智慧財產局申請與系爭商標完全相同的圖樣，並指定使用於完全相同之商品，欲藉此獲得商標權，此行為已超出一般認知的良善原則，明顯有違誠信原則。

結論

對商標提起廢止固然屬於任何人均得為之之權利，然而興記公司身為系爭商標之被授權人，對系爭商標提起廢止之行為業經智慧財產及商業法院110年度行商訴字第91號行政判決認定已違反誠實信用原則，而其法律效果則應依最高法院108年度台上字第1836號民事判決內文，為不發生行使權利及履行義務之效力，故依照此推論，興記公司對系爭商標提起廢止的權利應因為違反誠實信用原則而不生效力，連同興記公司對系爭商標所期待被廢止之效果亦不應發生。惟觀本件系爭商標廢止案，最終仍根據系爭商標實際上是否有使用於指定商品進行審酌，似與前揭違反誠實信用原則之判決認定不相當，可見經濟部智慧財產局在商標廢止階段，仍僅以實際使用之事實作為判斷，而未審究廢止申請人有無違反誠實信用原則，未來是否會再參酌此情，則待更多實務見解作為參考。

備註：
[1] 110年度行商訴字第91號行政判決
[2] 申請第109070428號「興及圖 XING JI FOOD」商標
[3] 民法第550條：「委任關係，因當事人一方死亡、破產或喪失行為能力而消滅。但契約另有訂定，或因委任事務之性質不能消滅者，不在此限。」
[4] 民法第1148條：「繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上之一切權利、義務。但權利、義務專屬於被繼承人本身者，不在此限。繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任。」
[5] 最高法院108年度台上字第1836號民事判決